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产权服务丨从专利商标著作权三方面阐述企业开拓国际市场需知的知识产权法律问题
时间:2024/5/19 8:43:16
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作者:郭婉祺
来源:德恒西咸新区律师事务所

导言

2024年3月22日,陕西省政府召开新闻发布会称:“今年,我省将开展百团千企抓订单活动、“一国一策”拓市场活动,大力支持企业开拓国际市场,同时,通过主动为企业提供便利化服务、持续推进外贸新业态新模式发展、培育壮大外贸经营主体、指导企业做好国际市场风险防范等举措,为企业更好“走出去”提供坚实保障,持续推动我省外向型经济高质量发展”。在开拓国际市场的过程中,知识产权作为企业经济价值巨大的无形资产,其保护与维权是不可忽视的重要事项,本文将从专利、商标、著作权三个板块分别阐述企业在开拓国际市场时应当注意的知识产权法律问题。

一、专利

1、PCT国际申请

PCT国际申请是指依据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)提出的专利申请。PCT是世界知识产权组织(WIPO)《专利合作条约》的简称,依据PCT建立的国际专利申请体系称为“PCT体系”。PCT自1978年生效以来,加入的成员已超150个国家或地区,中国自1994年1月1日起正式成为PCT成员国。

申请人可以选择向PCT成员国专利局或直接向WIPO国际局提出PCT国际申请,申请提出之后,程序依次分为国际阶段和国家阶段。国际阶段包含国际检索和国际公布以及应申请人要求可进行的国际初步审查程序;国家阶段为申请人向希望获得专利保护的国家或地区提交申请译文、缴纳规费、指明获得的专利保护类型,从而启动PCT申请国家阶段审查的程序,该阶段由各国专利局按其专利法律规定对申请进行审查,并决定是否授予专利权。

相较于直接申请海外专利(发明与实用新型需先向国知局请求保密审查),PCT的费用更低,且省去了各国或各地区重复申请与审查工作的不便。同时,对于授权前景不太确定的方案,申请人可以通过国际阶段获得一份较为权威的检索报告,再在30个月内,根据其结果决定是否要进行海外申请,以及申请进入那一个国家。PCT申请的获权,除了能在获权国家或地区获得专利技术的保护之外,还可以提高企业在相关国家的市场竞争力,提升企业的国际形象,我国政府目前对于“技术输出”也给予了相应补贴和申请便利,因此对于企业出海而言,PCT国际申请是专利技术保护值得考虑的一个选择。

2、专利的国际转让与许可

根据国家知识产权局的数据显示,2023年,我国知识产权使用费年进出口总额为3765.2亿元,较2020年增加570.8亿元,增幅为17.9%。其中,专利技术的国际转让与许可对于数据结果贡献巨大,出海企业应关注跨境专利许可合同与境内主体之间合同的差异,否则,不办理合同的登记/备案,将有可能影响合同效力及履行,并影响企业办理外汇业务。

法律依据:

《中华人民共和国专利法》

第十条 专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

专利技术出海需同时满足法律、法规对技术进出口的规定以及专利跨境实施许可合同内容及备案的要求。

技术进出口

技术进出口包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。

《中华人民共和国对外贸易法》和《技术进出口管理条例(2020修订)》将技术分为禁止、限制、自由三类,各自需要履行不同的审批或登记手续。企业在签订跨境专利许可合同时,应首先判断合同涉及的专利技术是否包含禁止或限制进出口的技术,对于属于禁止进出口的技术,应当予以排除;对于属于限制进出口的技术,应当按规定在商务局办理技术进出口许可证;对于属于自由进出口的技术,企业负有在商务局办理技术进出口合同登记的法律义务。

无论是中国,还是美国、欧洲等主要技术出海的目的地均有自己的技术出口管制相关规定,对于涉及外国主体共同研发、外国发明人参与研发的技术方案,以及在外国产生的技术方案的专利申请等都需要注意避免引起技术管制问题。例如,需要符合相应地区的专利申请保密审查、获得许可证的技术出口要符合相关规定等。对此,一方面需要中国企业持续关注海外项目产生的技术是否可能会触发管制风险,同时也要明确并调控参与研发的人员以及研发工作的完成主体以及完成的地点。

专利跨境实施许可合同

《专利法》和《专利实施许可合同备案办法》对办理专利跨境实施许可合同备案的各项事宜进行了明确的规定,与技术进出口登记的主管部门不同,专利实施许可备案的办理及公示单位为国家知识产权局。

根据《专利实施许可合同备案办法》的规定,专利许可合同内容应当包括“当事人的姓名或者名称、地址;专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日;实施许可的种类和期限”。备案的办理时间应当在自专利实施许可合同生效之日起三个月内。

二、商标法律问题

1、马德里商标国际注册

在企业“走出去”、参与国际市场竞争时,诸如商标抢注的品牌布局壁垒大量存在,因此在开拓海外市场之前先完成海外商标注册,是企业落脚世界各国的第一步。马德里商标国际注册,即根据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。相对于单独去国外注册,马德里商标国际注册具有覆盖范围广、手续方便快捷、费用相对低廉的优点。截至2024年1月,适用协定与议定书的共有114个缔约方,覆盖130个国家。

马德里商标国际注册由世界知识产权组织(WIPO)负责管理,商标申请人可以通过其所在国家的商标主管机关转递该组织提出申请,把在本国注册和/或申请中的商标扩大保护至该缔约方。商标申请人只需提交一份申请,缴纳一组费用,便可在多达130个国家申请保护。

注册流程:

(1)申请人资格:申请人必须具有一定的主体资格。申请人应在我国设有真实有效的工商营业场所;或在我国境内有住所;或拥有我国国籍。另外,台湾省的法人或自然人均可通过商标局提出国际注册申请。而香港和澳门特别行政区的法人或自然人目前还不能通过商标局提出国际注册申请。

(2)申请条件:申请国际注册的商标可以是已在我国获得注册的商标,也可以是已在我国提出注册申请并被受理的商标。

(3)办理途径

自行从国知局官网进入系统提交网上申请;

至国知局授权的办理窗口提交材料进行申请。

2、商标国际注册后的维护与管理

完成商标的国际注册后,企业应对于商标进行持续管理,否则长期对于已注册商标的忽视,将造成失权、被侵权等直至失去市场的严重后果,因此重视已注册国际商标的维护、规范使用、周期性监控以及迭代更新,是出海企业应长期坚持的一项重要工作。

(1)常规维护

国际商标注册之后,企业应当记录商标的申请/注册号、申请日期、国际分类、商标类型、专用权期限等信息,并计算好续展时间、续展期限予以记录。需要留意的是:各国的商标专用权期限不尽相同,例如尼日利亚、孟加拉等国家或地区采用的是7年有效制度,委内瑞拉、黎巴嫩采用的是15年有效期制度;有些国家或地区的商标有效性维持,还需申请人在特定时段提供使用生命和使用证据,比如美国商标注册后的第5-6年、9-10年都需要申请人向商标主管机构提供使用证据。

(2)规范使用

商标获权注册之后,其图样在使用中不可以任意改动,如果擅自改变商标图样,将带来商业和法律两方面的风险问题。

从商业角度看,企业的市场营销和广告策划人员,其广告设计、说明书、名片、宣传册上的商标图样,可能出现高矮胖瘦、五彩斑斓、各式各样的视觉效果。这显然不利于商标标志的一致性推广,影响企业的社会评价。从法律角度看,商标图样变化后,如果达到一定程度,可能与他人已注册的商标构成在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标,无意间侵犯他人的商标专用权。另外,不规范使用商标图样,有可能在撤销程序中面临举证困难,可以提交的使用证据不被所在国接受,导致已注册的商标被撤销的结果。

此外,产品和服务出海前,知识产权部门需要与市场销售部门核实清楚具体产品和服务是否已经纳入在该国的商标注册范围内。如果没有的话,需要立即启动补充注册程序,确保所有实际投入使用的产品和服务,都具有该国核准商标下的专有使用权。

(3)周期性监控

出海企业应当做好国际商标的周期性监控和预警工作,可以设立专门岗位或委托专业机构,从以下三方面开展工作:

通过各个国家商标资源库的定期监视检索,及时发现目标国家相同或近似商标的申请、公告、注册情况,利用警告函、非正式反对函、异议程序、撤销程序等,尽早采取应对法律措施。 

通过海关备案获得侵权信息。商标所有人向国内海关和目标国海关提出海外备案申请,侵权产品在出关和清关时,国内海关和目标国海关对侵权嫌疑货物实施扣留措施,从而拦截侵权、仿冒商品流出国境并流入海外市场。

通过调查公司定期进行市场端的侵权、假冒产品的监控。出海企业可以选择重点国家市场定期进行排查、搜集信息,并采取相应法律行动。

(4)商标标识的迭代更新

代表企业品牌与形象的商标,也会经理酝酿、成型、成长、成熟、老化和消亡的过程,经久不衰的品牌,更是通常会通过不断的演变、分支、迭代来强化和拓展其在市场中和消费者眼中的地位。例如全球知名运动品牌Adidas的商标标识变化,就能体现商标的更新换代于品牌而言的重要性。

三、著作权法律问题

著作权(版权)作为知识产权保护体系中的重要权利板块,从其出现至今,为促进全世界文学艺术以及技术的繁荣立下了汗马功劳。例如近两年在异军突起的中国“网文出海”,根据《2023中国网络文学出海趋势报告》发布的数据:中国网络文学2022年海外营收规模达40.63亿元,同比增长39.87%,中国网文被翻译语种达20多种,传播覆盖了东南亚、北美、欧洲和非洲的40多个国家和地区。与此同时值得注意点是,由于不同国家和地区的法律体系、政策制度、文化背景、市场环境等存在差异,海外的版权保护面临着诸多挑战。

著作权在境外的保护通常通过以下几种方式实现:

1、国际条约和协议:国际条约和协议作为支持全球著作权保护体系的国际条约,为世界著作权保护奠定了坚实的基础。其中,最早产生的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(1886年)和《世界版权公约》(1952年)对著作权的保护形式、保护内容、保护程序和保护期限做了比较详尽的规定,也为后续其他国际条约的制定和生效奠定了基础;《与贸易有关的知识产权协议》( TRIPS 协议,1994年)确定了在贸易领域中,各国对著作权保护所应当遵守的共同准则;而《世界知识产权组织版权条约》(1996年),又被称为“互联网版权条约”,则侧重于解决在信息技术和网络环境中的著作权保护问题。

2、互惠原则:在没有签订协议或共同参加国际条约的情况下,一些国家可能会根据互惠原则来保护外国著作权。例如欧盟与美国之间的著作权协议,根据这一协议,美国和欧盟的成员国相互承认并保护对方的著作权作品。这意味着,若一个美国作家在欧盟成员国发表了一部小说,那么这部小说在欧盟成员国将受到与本土作品相同的著作权保护,同样,欧盟成员国公民的作品在美国也会享受到同样的著作权保护。这种互惠原则确保了著作权持有人的权益在不同国家之间得到平等对待,促进了跨国文化交流和经济合作。它鼓励了作者在国际范围内分享他们的作品,并为全球文化市场的繁荣作出了贡献。需要注意的是,尽管存在互惠原则,但每个国家仍然保留了对本国著作权法的最终解释权。这意味着在某些情况下,即使存在互惠协议,不同国家之间的著作权法律解释和执行仍可能存在差异。

3、著作权登记:加入《伯尔尼公约》的国家与地区,各类作品的著作权权利形成时间为作品“完成”时,即著作权自作品创造完成之日起自动产生,无须履行申请、登记等任何手续。而在另外在一些国家,著作权登记是获得著作权保护的前提,例如哥伦比亚、利比里亚、马里等拉丁美洲国家和非洲的一些国家。若企业需要将其拥有版权的作品出海,或者将载有其版权的产品出海,通过在目标国家进行著作权登记,可以明确作品的权属和权利范围,为著作权保护提供更强的法律依据。

总之,企业的著作权出海需要综合考虑国际条约及协议、互惠原则、著作权登记等多种方式。结合作品、产品类型本身通过合理利用这些法律保护手段,可以确保企业著作权在国外得到有效保护。

综上所述,企业在开拓国际市场时,应当充分重视知识产权法律问题,从专利、商标、著作权三个方面进行全面保护。通过了解目标市场的法律法规、进行全面的检索和登记、签订明确的协议等措施,企业可以有效降低知识产权风险,为国际市场的拓展提供坚实的法律保障。同时,企业还应加强内部知识产权管理,提高员工的知识产权意识,确保企业的知识产权得到有效保护和管理。

原标题:企业开拓国际市场需知的知识产权法律问题

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